Por el licenciado Alberto Huerta Bleck.
Mijares Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C. 
Integrante de la Comisión de Propiedad Intelectual ICC México

En términos de la legislación en materia de propiedad industrial, el registro de una marca en México, otorga derechos y obligaciones a su titular. El propietario goza, además del derecho al uso exclusivo, la facultad de perseguir a terceros no autorizados por el uso de una marca idéntica o similar en grado de confusión a aquella registrada y vigente e impedir la circulación de productos o el ofrecimiento de servicios con la marca infractora, así como el exigir la indemnización que corresponda, por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción; y a transmitir los derechos inherentes a la marca mediante el otorgamiento de licencias.

Dentro de las obligaciones que tiene el titular de una marca registrada al efecto de conservar el registro, es usar la misma, en territorio nacional por lo menos en uno de los productos o servicios para los que fue registrada. Consecuentemente si una marca no es usada durante tres años consecutivos, procede la caducidad de su registro.

En este sentido y de conformidad con los artículos 130 y 141 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), únicamente el uso de la marca por el titular o el licenciatario debidamente inscrito ante el IMPI, podrá ser considerado “uso de marcas”, por lo que las únicas personas que en su momento se encuentran legitimadas para hacer valer el uso de una marca, son el titular de ésta o bien el licenciatario, siempre que éste último se encuentre inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya que de no estar inscrito, el uso que realice sobre la marca no beneficia al registro.

Asimismo, el artículo 136 de la LPI establece que, aún y cuando el titular de una marca registrada, puede conceder mediante convenio, licencia de uso con relación a los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, la licencia otorgada deberá ser inscrita ante el IMPI, para que pueda surtir efectos frente a terceros y en consecuencia demostrar, ante una eventual solicitud de caducidad, el uso de la marca. De ahí la “necesidad” de inscribir un contrato de licencia de uso de marcas ante el IMPI.

No obstante lo antes señalado, la “necesidad” de inscribir los contratos de licencia de uso de marca, para determinar la validez del registro, ha sido criticada en diversos criterios sustentados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre y cuando se demuestre que la marca está actualmente en uso y que el titular ejercer un control sobre la misma.

Asimismo algunos tratados internacionales, firmados y ratificados por nuestro país, e incluso recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), contradicen las disposiciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, al señalar estos, que no es obligatorio la inscripción de los contratos de licencia de uso ante las autoridades competentes de cada país, para que estos beneficien el uso del registro marcario.

En septiembre de 2000 la OMPI, adoptó una Recomendación Conjunta con relación a la licencia de marcas. Esta Recomendación, busca limitar las consecuencias para el caso de no registro de una licencia, estipulando para ello, que la falta de registro:

1. (i)      No debe de afectar la validez de la marca a la que la licencia esta sujeta,
2. (ii)    No debe afectar cualquier derecho que el licenciatario pueda tener dentro de la legislación del Estado Miembro para unirse a los procedimientos de infracción iniciados por el tenedor de la marca, y
3. (iii)   No debe cuestionarse si el uso de una marca por una tercera persona puede ser considerado como uso efectivo y que esto sea relevante dentro de los requerimientos para el uso.[1]

En armonía con lo anterior, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de abril del 2003, por mayoría de 4 votos a favor y un voto en contra, dictó la siguiente tesis

USO DE MARCAS A TRAVÉS DE UN TERCERO. NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRCIA DEL NORTE. SU APLICACIÓN EN EL.- Los artículos 1708, inciso 9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el 19, inciso 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ambos suscritos por nuestro país, establecen en términos muy similares que para fines de mantener el registro de una marca, se considera que su utilización por otra persona, constituye el uso de la misma, siempre que ésta se encuentre controlada por su titular; por lo que, aplicando dichas disposiciones en forma correlacionada con lo establecido por el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ellas distingue han sido puestos en el comercio, se debe considerar que se encuentra en uso, cuando se haya puesto en el comercio por una persona distinta a su titular, siempre y cuando el titular de la marca siga teniendo el control de la misma, y lo demuestre con documentos idóneos y suficientes, para fines de mantener el registro de esa marca, ya que lo dispuesto en esos Convenios Internacionales, es concluyente que cuando el actor allega elementos probatorios suficientes para acreditar que se ha puesto en el comercio la marca en territorio nacional y que el titular de ella sigue teniendo su control, se cumple con los extremos de dichas disposiciones. (30) (Énfasis agregado)

Juicio No. 3261/02-17-11-6/134/02-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de abril de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.

(Tesis aprobada en sesión de 11 de noviembre de 2003)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2004. p. 385

Como podemos observar, en un afán por proteger la Propiedad Intelectual en contra de terceros que pretenden apoderarse de derechos de terceros, aprovechándose de formalismos “legales” que lejos de beneficiar la Derecho Marcario, inundan de procedimientos contenciosos, bajo el argumento que la marca, al no haberse utilizado por el titular de la marca registrada, debe declararse caduca, no obstante se demuestre la existencia de un contrato de licencia de uso de marca que acredite el control que sobre ésta ejerce su legítimo titular, tanto la OMPI como el Tribunal Administrativo, se han pronunciado en que la no inscripción del contrato, de licencia, no puede ni debe afectar la validez de un registro de marca.

Sin embargo, meses posteriores a la emisión del criterio antes trascrito, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de enero del 2004, por unanimidad de 5 votos, determinó aprobar la tesis bajo el rubro PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONTROL DEL USO DE UNA MARCA POR UN TERCERO, AL AMPARO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, la cual establece lo siguiente:

Los artículos 1708 (9) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 19 (2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, establecen que la autoridad respectiva de cada Parte, reconocerán el uso de una marca por una persona diferente al titular de la misma, siempre y cuando el propio titular tenga el control de dicho uso. Interpretando el texto de los referidos artículos, conjuntamente con el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende que un titular tiene el control del uso de su marca cuando se mantiene conscientemente enterado de que su registro marcario está siendo usado por otra persona bajo su autorización, esto es, que tiene conocimiento de que se está usando su signo distintivo bajo su vigilancia o inspección; y este control o vigilancia o inspección puede darse por el titular a través de una licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como lo establece el artículo 136 mencionado, para que pueda producir efectos contra terceros. De ahí que, si el actor otorgó una licencia de distribución exclusiva de su marca a un tercero, pero dicha licencia no fue inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se estima que las facturas emitidas por dicho distribuidor no comprueban el uso de la marca al tener del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial.[2]

Las tesis antes mencionadas, aún no constituyen jurisprudencia, y no forman un criterio obligatorio para el resto de las Salas que integra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, al ser contradictorias, ponen en riesgo la seguridad jurídica y claramente enturbian las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, tratados internacionales obligatorios para nuestro país, los cuales no señalan la obligación de inscribir la autorización de uso de marca, si se comprueba el control que ejerce el titular de la marca sobre el tercero, lo cual es digno de analizar.

En efecto, el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte dentro del artículo 1708 en su numeral 9, señala la posibilidad de que para mantener el registro, cada una de las partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular, cuando tal uso esté sujeto al control por parte de éste último.

Si bien dicho precepto no se refiere al contrato de licencia de uso de marcas, si establece la posibilidad de que el titular, si este no usa la marca, podrá “reconocer” el uso de una marca que realice un tercero, siempre y cuando esté sujeto a su control.  El artículo antes referido, no establece la necesidad de celebrar un contrato y menos aún que éste se inscriba ante la autoridad marcaria de cada país para que pueda surtir efectos frente a terceros, sino que limita la posibilidad de que el uso que realice el tercero de la marca esté sujeto al control del titular, lo cual es evidente, toda vez que si el titular tuviere el conocimiento de que un tercero usa su marca sin su autorización, emplearía las acciones tendientes a proteger los derechos de propiedad industrial derivados de su marca.

Por lo anterior, partiendo de la base que los Tratados Internacionales antes descritos, no exigen la inscripción de un contrato de licencia de uso de marcas ante la autoridad competente para que el uso beneficie al titular del registro, sino única y exclusivamente que se demuestre el control sobre el tercero, cabe preguntarnos si las disposiciones contenidas en la LPI deben ser observadas respecto a los contratos de licencia, sobre todo si en una instancia superior, como lo es el juicio contencioso administrativo, se acredita el uso de la marca, aunque por un tercero, con un control por parte del titular y en consecuencia, la resolución por la que el IMPI declara la caducidad de la marca impugnada, es revocada.

Así las cosas, tenemos dos ordenamientos contradictorios (Ley/Tratados), interpretados por dos precedentes, que por ende se contraponen, lo que implica una total incertidumbre en materia marcaria respecto de la obligación en la inscripción de los contratos de licencia de uso de marcas ante el IMPI. Sin embargo, cabe en todo caso hacernos la pregunta si el IMPI, está o no obligado a aplicar los Tratados Internacionales o la legislación que rige el acto, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, cuándo estos regulan una misma figura de modo incompatible.

Por lo anterior, en mi opinión, con el objeto de dar claridad y una consecuente seguridad jurídica a los titulares de signos distintivos registrados en México, resulta necesaria una reforma integral a las disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, referente al contrato de licencia de uso de marcas al efecto de adecuarla a los Tratados. Es decir, determinar que la inscripción será necesaria única y exclusivamente en cuanto a la constancia que acredite a un usuario para iniciar acciones frente a terceros, y no para determinar la validez del registro.